Piratkopiering av varemerker har vært svært lønnsomt og utbredt i Kina. Rettmessige eiere har blitt tvunget til å bruke betydelige ressurser og tid på å sette i gang rettslige prosesser uten å lykkes i særlig grad. Mange velger heller å gi etter og kjøpe tilbake merkene fra varemerkepiratene.
I den senere tid har Kina revidert sin varemerkelov, spesielt rettet mot piratkopiering av varemerker. I tillegg har de administrative myndighetene også gitt ut mange nye forskrifter for å hindre pirater i å misbruke andres varemerkerettigheter. Dette har medført at flere rettmessige varemerkeinnehavere har lykkes i sin kamp mot varemerkepiratene.
Så situasjonen har begynt å endre seg til det bedre, og det har blitt stadig vanskeligere å tjene på piratkopiering. Dessuten, på slutten av 2021 og tidlig i 2022 kom de kinesiske domstolene med noen avgjørelser hvor de påla varemerkepiratene å dekke omkostningene til de rettmessige varemerke eierne. Dette er et godt tegn på at piratene har begynt å tape penger på sine handlinger og at det kan bli enklere for de rettmessige eierne å få dekket sine utgifter i fremtiden.
New Balance vinner N-varemerkesaken i Kina
Den 12. mars 2022 avsa Shanghai Intellectual Property Court sin endelige dom (nummer 2021Hu73MinZhong301) i tvisten om varemerkebrudd og utilbørlig konkurranse mellom New Balance Athletics, Inc. (saksøker) og tre saksøkte New Barlun (China) Co., Ltd. (tiltalte A), Shanghai Shiyi Trading Co., Ltd. (tiltalte B), og Shanghai Lusha Industrial Development Co., Ltd. (tiltalte C).
Domstolene mente de to merkene var like. De fant at saksøkte A og B bevisst brukte det omstridte varemerket på begge sider av skoene, noe som gjorde partenes merker svært like i faktisk bruk. Tatt i betraktning den høye kjennskapen til saksøkers varemerke, varigheten og omfanget av de saksøktes bruk, omfanget av «ond tro» og salgstall for overtredelsen, tilkjente førsteinstansretten høye erstatninger til saksøkeren i første instans. Shanghai Intellectual Property Court opprettholdt denne avgjørelsen i andre og siste instans.
Domstolene har avklart noen viktige spørsmål i kjennelsen.
Dårlig tro forsurer alt
For det første kan ikke registrering i ond tro være en rustning for innehaverne for å trygt bruke varemerket selv om registreringen er godkjent av Kinas patentmyndigheter.
For det andre undergraver ond tro også det påfølgende oppkjøpet. Saksøkte A er den tredje innehaveren av det omstridte varemerket, de to foregående innehaverne er saksøkte As tilknyttede selskaper. I 2006 og 2012 ble de to tidligere innehavernes bruk av det omstridte varemerket avgjort av andre domstoler for å være brudd på saksøkerens særegne logo for kjente produkter. Tiltalte A kjent godt til fakta, men skaffet seg likevel det omstridte varemerket og ga en lisens til tiltalte B. Slike handlinger kan ikke rettferdiggjøre saksøktes bruk, men bare demonstrere tiltaltes A sin onde tro.
Siden tidligere varemerker registrert i ond tro er skjøre, er det tilrådelig å bestride slike varemerker om nødvendig.
I dette tilfellet nektet de tiltalte å fremlegge regnskapsdokumenter eller bevis i deres besittelse, så domstolene brukte sitt skjønn for å bestemme skadene.
Saksøkte A og B, henholdsvis innehaveren og lisensinnehaveren av det omtivistede varemerke reg. nr. 3954764 for sko i klasse 25, ble holdt solidarisk ansvarlig for å dekke New Balance Athletics, Inc økonomiske tap i saken og ble dømt til å betale ca 3,7 miilioner Euro i erstatning.